Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial

ABREVIATURAS 25
PRELIMINAR 31
CAPÍTULO 1:
EL ELENCO DE ACCIONES CIVILES DISPONIBLES SEGÚN LA NORMATIVA REGULADORA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
I. PRELIMINAR 35
II. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL: EL ACUERDO ADPIC 35
III. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONALES 38
1. La Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual 38
2. Las patentes nacionales y las patentes europeas validadas en España 43
3. Los modelos de utilidad 44
4. Los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios 45
5. Las topografías de los productos semiconductores 46
6. Las obtenciones vegetales 47
7. El diseño industrial 48
8. Las marcas y los nombres comerciales 49
IV. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 51
1. Las patentes europeas con efecto unitario 51
2. Las obtenciones vegetales comunitarias 54
3. Los dibujos y modelos comunitarios 57
3.1. El diseño industrial registrado 57
3.2. El diseño industrial no registrado 59
4. Las marcas de la Unión Europea 61
5. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas 62
V. LAS ACCIONES CIVILES POR INFRACCIÓN DE MARCAS Y DIBUJOS Y MODELOS INTERNACIONALES CON EFECTOS EN ESPAÑA O EN LA UNIÓN EUROPEA 69
CAPÍTULO 2:
COMPETENCIA JUDICIAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
I. COMPETENCIA JUDICIAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NACIONALES 71
1. Competencia judicial internacional 71
1.1. La regulación de la Unión Europea sobre la competencia judicial internacional 72
1.1.1. La competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado 73
1.1.1.1. Consideraciones generales 73
1.1.1.2. La determinación del domicilio 75
1.1.1.3. Los supuestos en que se desconoce el domicilio del demandado 76
1.1.1.4. Pluralidad de demandados con diferentes domicilios 77
a) El foro de competencia por conexión 77
b) El requisito de que las demandas estén estrechamente vinculadas y la necesidad de que las demandas se basen en los mismos hechos 79
c) El requisito de que las demandas estén estrechamente vinculadas y la cuestión de las bases jurídicas de las acciones ejercitadas 80
1.1.1.5. La competencia de los tribunales del lugar en el que se encuentran sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 83
1.1.2. La competencia de los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso 84
1.1.2.1. Lugar de producción del hecho causal 87
a) La ubicación del lugar de producción del hecho causal fuera del Estado en que surte efectos el derecho de propiedad industrial 87
b) La infracción del derecho de propiedad industrial por medio de Internet 89
c) El foro del lugar del hecho causal y la existencia de varios presuntos autores 90
1.1.2.2. Lugar en que se ha producido o puede producirse el daño 91
a) Implicaciones del principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial 91
b) Las infracciones en Internet 91
1.1.3. La sumisión expresa y tácita, los fueros exclusivos y los torpedos 96
1.2. La regulación española sobre la competencia judicial internacional 98
2. La competencia objetiva, territorial y funcional de los tribunales españoles para el conocimiento de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial nacionales 99
2.1. La competencia objetiva 99
2.1.1. Preliminar 99
2.1.2. La competencia objetiva bajo la vigencia de la LP de 1986 102
2.1.3. La competencia objetiva tras la entrada en vigor de la LP de 2015 106
2.1.3.1. La tramitación legislativa 106
2.1.3.2. La atribución de competencia exclusiva a determinados juzgados de lo mercantil 107
2.1.4. Competencia judicial objetiva para conocer de las acciones acumuladas de violación de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal 115
2.2. La competencia territorial 116
2.2.1. El fuero del domicilio del demandado 116
2.2.2. El fuero del lugar de la infracción (forum loci delicti comissi) 118
2.2.2.1. Ámbito de aplicación: inclusión de la acción de prohibición 119
2.2.2.2. El debate sobre los casos en que la infracción o sus efectos tienen alcance nacional 120
2.2.2.3. La competencia de los tribunales del lugar donde se hubiera realizado la infracción 122
2.2.2.4. La competencia de los tribunales del lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción 123
2.2.3. La competencia territorial y la sumisión expresa o tácita 125
2.3. La competencia funcional 126
II. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 128
1. La competencia de los tribunales de marca de la Unión Europea y de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 129
1.1. Los tribunales de marca de la Unión Europea y los tribunales de dibujos y modelos comunitarios 129
1.2. La competencia objetiva 130
1.3. La competencia judicial internacional de los distintos tribunales de marca y diseños de la Unión 132
1.3.1. El RMUE y el RDC como lex specialis 132
1.3.2. La cascada de fueros basados en el domicilio o la existencia de un establecimiento 133
1.3.2.1. La cascada de fueros 133
1.3.2.2. El carácter paneuropeo de la competencia 134
1.3.2.3. La determinación del domicilio y el concepto de establecimiento 134
1.3.3. Competencia judicial internacional para el conocimiento de las acciones por infracción de una marca o un diseño de la Unión cuando los demandados tienen su domicilio en distintos Estados miembros 138
1.3.3.1 La aplicación subsidiaria del RBI bis 138
1.3.3.2. El alcance territorial de la competencia basada en el fuero de la pluralidad de demandados 141
1.3.3.3. Las demandas formuladas con el único fin de sustraer a uno de los demandados de la competencia de los tribunales del Estado en el que tiene su domicilio 141
1.4. El fuero del lugar de la infracción 144
1.4.1. La interpretación autónoma en relación con el sistema de Bruselas 144
1.4.2. Las infracciones cometidas en Internet 146
1.5. El fuero de la sumisión expresa o tácita 149
1.6. Las acciones paralelas ante tribunales de distintos Estados promovidas sobre la base de marcas o diseños de la Unión Europea y de marcas o diseños nacionales 151
1.6.1. Preliminar 151
1.6.2. Requisitos de aplicación 152
1.6.2.1. La existencia de demandas ante tribunales de distintos Estados miembros de la Unión Europea 152
1.6.2.2. Tipos de acciones 153
1.6.2.3. Acciones entre las mismas partes y por los mismos hechos 153
1.6.3. El deber de inhibición o de no admisión a trámite de la acción del órgano jurisdiccional al que se acude en segundo lugar 156
2. La competencia judicial en litigios por infracción de obtenciones vegetales comunitarias 157
CAPÍTULO 3:
LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA
I. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA 161
1. La legitimación del titular del derecho 161
1.1. Documentación acreditativa de la titularidad del derecho 162
1.2. La titularidad del derecho y la explotación previa del bien inmaterial 163
1.3. Cotitularidad y legitimación activa 164
1.3.1. La legitimación activa de los cotitulares de derechos nacionales de propiedad industrial 164
1.3.2. La legitimación activa de los cotitulares de derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 169
1.4. Cambios en la titularidad registral: la legitimación activa del cesionario 170
1.4.1. La inscripción registral de la cesión (remisión) 170
1.4.2. Cambio de titular registral y legitimación activa en relación con los actos lesivos anteriores a la transmisión del derecho 171
1.5. Legitimación activa del titular de un derecho de propiedad industrial de cobertura 173
2. La legitimación del licenciatario 174
2.1. La legitimación del licenciatario de los derechos nacionales de propiedad industrial 175
2.1.1. La legitimación del licenciatario en la Ley de Patentes 175
2.1.1.1. La legitimación directa y la legitimación subsidiaria 175
2.1.1.2. El deber de notificar al licenciante el ejercicio de las acciones en defensa del derecho 178
2.1.2. La legitimación del licenciatario en la Ley de Marcas 180
2.1.3. La legitimación del licenciatario en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 182
2.1.4. La legitimación activa del licenciatario en caso de que haya sido declarado el concurso de acreedores del licenciante 182
2.2. La legitimación del licenciatario de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 183
3. La inscripción registral de la cesión y la licencia: implicaciones para la legitimación del cesionario y del licenciatario 186
3.1. La inscripción registral como condición para la oponibilidad frente a terceros 186
3.1.1. Regulación de los derechos de propiedad industrial nacionales 186
3.1.2. Regulación de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 187
3.1.3. La inscripción registral de la cesión y licencia de las patentes europeas y de las solicitudes de patente europea 189
3.1.4. La oponibilidad frente a terceros de buena fe 190
3.2. Implicaciones de la inscripción registral y del principio de oponibilidad frente a terceros de buena fe en la legitimación activa para entablar acciones en defensa del derecho 192
3.2.1. La cuestión en el ámbito de los derechos de propiedad industrial nacionales 192
3.2.2. La cuestión en el ámbito de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 195
3.2.3. Cambios en la normativa española tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 197
3.3. Casos especiales 200
3.3.1. La legitimación activa del adquirente de la marca o diseño de la Unión en el marco de una transmisión de empresa o una sucesión a título universal 200
3.3.2. La legitimación activa del sujeto que ha entablado con éxito la acción reivindicatoria 202
4. La legitimación activa de las personas facultadas para utilizar marcas colectivas o de garantía 206
4.1. La disociación entre la titularidad y el uso de las marcas colectivas y de garantía y la legitimación activa del titular 207
4.2. Autorización para utilizar las marcas colectivas y de garantía y legitimación activa para entablar las acciones por infracción 208
4.2.1. La legitimación de las personas autorizadas a usar una marca colectiva 208
4.2.2. La legitimación de las personas autorizadas a usar una marca de garantía 210
5. La legitimación activa del usufructuario 211
6. La legitimación indirecta, por representación o mandato: El ejercicio de las acciones por el mandatario del legitimado activamente 213
7. Ausencia de legitimación de otros sujetos interesados en la tutela del derecho de propiedad industrial 215
7.1. El distribuidor y otras sociedades del grupo empresarial en el que se integra el titular del derecho 215
7.2. El acreedor hipotecario 217
8. La legitimación activa para el ejercicio de las acciones en defensa de las DOPs e IGPs 218
8.1. Titularidad, uso y legitimación 218
8.2. La legitimación activa de los consejos reguladores 220
8.3. La legitimación activa de otras personas 221
8.4. Sobre la legitimación activa para el ejercicio en España de acciones civiles en defensa de DOPs e IGPs referentes a un territorio de otro Estado 222
II. LA LEGITIMACIÓN PASIVA 223
1. La legitimación de los terceros infractores 223
2. Incumplimiento del contrato de licencia y legitimación pasiva 224
2.1. Legitimación pasiva del licenciatario que incumple el contrato de licencia 224
2.2. Resolución del contrato de licencia y ejercicio de las acciones contra el licenciatario 227
2.3. Legitimación pasiva del licenciante que incumple el contrato de licencia 229
3. Los inductores y colaboradores en la infracción 231
4. Legitimación pasiva de los intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor (Remisión) 233
5. Grupos empresariales y legitimación pasiva 234
6. Las diligencias para identificar a los sujetos legitimados pasivamente 238
7. Los derechos de propiedad industrial de cobertura no afectan a la legitimación pasiva de sus titulares 240
7.1. Las patentes y los diseños industriales de cobertura 241
7.2. Las marcas de cobertura 242
7.3. Las obtenciones vegetales de cobertura 245
8. El límite al ejercicio de acciones frente a quien explota objetos introducidos en el comercio por personas que han indemnizado al titular de la patente o del diseño industrial 247
CAPÍTULO 4:
LA ACCIÓN DECLARATIVA
I. LA ACCIÓN DECLARATIVA DE INFRACCIÓN 251
1. Reconocimiento de la acción 251
2. La declaración de infracción como pretensión accesoria o principal 253
II. LA ACCIÓN DECLARATIVA NEGATIVA O ACCIÓN NEGATORIA 256
1. La acción negatoria de derechos de propiedad industrial nacionales 256
1.1. La regulación contenida en la LP y su aplicación a los demás títulos de propiedad industrial nacionales 256
1.2. Objeto de la acción: las diferencias con la acción de jactancia 256
1.3. La acción negatoria y la acción de nulidad y de caducidad del título 258
1.4. La acción negatoria y el fuero del lugar de infracción 259
1.5. Legitimación activa 262
1.6. Legitimación pasiva 265
1.7. El requerimiento previo como requisito para entablar la acción negatoria 266
1.8. La notificación de la demanda a los titulares de derechos 270
1.9. La declaración de no infracción como medida cautelar 271
2. La acción negatoria de derechos de propiedad industrial de la Unión Europea 272
2.1. Remisión a los Derechos nacionales 272
2.2. Peculiaridades en materia de competencia judicial 272
2.3. Acción negatoria e imposibilidad de analizar (en vía directa o por excepción) la validez de la marca o diseño 274
CAPÍTULO 5:
LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN
I. EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA ACCIÓN DE PROHIBICIÓN 277
1. La acción de prohibición en la legislación española de propiedad industrial 277
2. La acción de prohibición en la regulación de los títulos de propiedad industrial de la unión europea 279
II. RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE CESACIÓN 281
III. EL RIESGO DE INFRACCIÓN COMO REQUISITO DE LA PROHIBICIÓN 282
IV. LA PROHIBICIÓN DE LA INFRACCIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR 286
1. Preliminar 286
1.1. La medida cautelar de prohibición de los actos que p