Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del Derecho de Marca

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Fernández Fernández, María Cristina

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ISBN: 9788484443940
EAN: 9788484443940
Editorial: Comares
Fecha de la edición: 05/01/2006
Nº Pág.: 264

Materias:

Derecho / Mercantil / PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las importaciones paralelas son fruto de la confluencia de dos circunstancias. Por un lado del principio del agotamiento del derecho de marca, que introduce un importante límite al derecho exclusivo de su titular y favorece la libre circulación de las mercancías, y por otro de los diferentes precios a los que los mismos productos de marca se comercializan en diferentes mercados. La diferencia de precios hace que ese mercado paralelo sea interesante económicamente hablando 1. De esta manera, el principio del agotamiento del derecho está en la base del fenómeno de las importaciones paralelas. Éste no podría existir sin aquél 2.
El principio del agotamiento del derecho está en estrecha conexión con las facultades del titular de la marca. El derecho de marca confiere a su titular un conjunto de facultades, positivas y negativas, que le permiten disfrutar de manera real y eficaz del derecho de exclusiva que le otorga la marca. Este abanico de facultades da contenido al derecho que se obtiene a través del registro 3. Entre las positivas se encuentran la posibilidad exclusiva del titular de usar la marca en el mercado, de aplicarla a sus productos o servicios como vehículo de publicidad, y también en su correspondencia y documentación mercantil. Además el titular de una marca podrá explotarla económicamente de forma indirecta, bien cediéndola o bien licenciándola a un tercero. En el ejercicio de sus facultades negativas, el titular puede impedir el uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras marcas ante los tribunales y oponerse a que otras marcas posteriores puedan acceder al Registro, siempre que exista un riesgo de confusión con propia marca.
Según ha señalado el TJCE en el asunto BMW 4, la facultad del titular de la marca de impedir el uso de la misma por un tercero no autorizado comprende no sólo el derecho de impedir el uso directo de la marca para distinguir un producto o un servicio sin el consentimiento del titular, sino también, la utilización de la marca en la publicidad del tercero.
La Primera Directiva 89 /104 /CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 5 (DM en adelante) y el Reglamento sobre la marca comunitaria 6 (RMC en adelante), sólo enumeran expresamente las facultades negativas del titular de la marca, que integran su ius prohibendi. Las facultades positivas de que goza el titular de la marca, especialmente la de usarla en el tráfico económico, se desprenden a sensu contrario del propio tenor literal de las normas y del objeto del derecho a tutelar 7.

INTRODUCCIÓN .
I. Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca .
II. La función que cumplen las marcas como indicador de la calidad de los productos que designan .
III. Los intereses en conflicto en las importaciones paralelas .
IV. Delimitación del objeto del estudio: Las importaciones paralelas con alteración del producto original ilícitas .

CAPÍTULO I.—EL COMERCIO PARALELO: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS MERCADOS GRISES .
I. Concepto y presupuestos .
II. Las modalidades del comercio paralelo .
III. Antecedentes y situación actual .
IV. La eficiencia económica de las importaciones paralelas .

CAPÍTULO II.—LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA .
I. El agotamiento del derecho de marca en el Derecho comparado .
A. Alemania .
B. Francia .
C. Los Estados Unidos .
1. El agotamiento del derecho de marca: la reventa de bienes de marca sin modificación alguna .
2. La reventa de bienes fuera del control de calidad del propietario de la marca .
3. La simulación o el hacerse pasar por un distribuidor autorizado .
D. El Reino Unido .
II. El agotamiento del derecho de marca en el ámbito de la UE .
A. Cuestiones previas .
1. La relación entre el Derecho comunitario y los Derechos nacionales .
2. Concepto y antecedentes del agotamiento del derecho de marca .
3. La relevancia del principio de agotamiento como limitación del comercio paralelo. La conformidad de las restricciones con el contenido esencial del derecho de marca .
B. Los presupuestos del agotamiento .
1. Presupuesto objetivo. La introducción en el comercio .
2. Presupuesto subjetivo. El consentimiento del titular de la marca .
a) Las Sentencias Hag .
b) El alcance del requisito subjetivo del consentimiento del titular de la marca .
3. Presupuesto espacial. El alcance del principio de territorialidad .
a) Las distintas clases de agotamiento: nacional, comunitario e internacional .
b) El agotamiento internacional del derecho de marca versus el agotamiento comunitario: el alcance del requisito territorial .
i) Los Acuerdos TRIP’s o ADPIC .
ii) El agotamiento comunitario en el Derecho internacional .
C. El agotamiento del derecho de marca en el momento actual. Derivaciones del caso Silhouette .
1. La interpretación del artículo 7 de la Directiva .
2. Finalidad de la Directiva: agotamiento e integración del mercado .
3. La imposición del agotamiento comunitario en el Reglamento de Marca Comunitaria .
4. El criterio analógico. La legislación y la jurisprudencia del TJCE sobre propiedad intelectual .
5. El artículo 100 del Tratado .
D. Recapitulación .
1. La sentencia dictada en el asunto Van Doren .
a) Resumen de los hechos .
b) La cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof .
c) El fallo del TJCE .

CAPÍTULO III.—LOS MOTIVOS LEGÍTIMOS QUE IMPIDEN EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA. LAS IMPORTACIONES PARALELAS CON ALTERACIÓN DEL PRODUCTO ORIGINAL .
I. Introducción .
A. Cuestiones previas .
B. El tratamiento de la cuestión en los Estados Unidos .
1. Infracciones del derecho de marca por cambios en los bienes o en las etiquetas .
a) El uso de la marca al reempaquetar o reembotellar bienes .
i) La regla sentada en el Caso Coty .
b) El uso de un producto original como parte de una nueva mezcla .
i) Leyes estatales que imponen limitaciones sobre el uso de la marca original del fabricante .
ii) La posible dilución de la reputación de la marca original .
c) El uso de la marca en reparaciones y reacondicionamiento de bienes .
i) Alteraciones y modificaciones de bienes o etiquetas .
2. El uso correcto e incorrecto de las marcas por distribuidores y vendedores. Los distintos tipos de usos ilícitos de la marca por los distribuidores .
a) La venta de bienes de menor calidad a la de los bienes de marca .
b) Las limitaciones contractuales que se imponen a los distribuidores .
c) La sustitución de bienes que se venden a través de máquinas expendedoras o de otro tipo .
d) Bienes rechazados por el titular de la marca .
e) El uso de la marca por un distribuidor o reparador independiente .
II. La evolución del Tribunal de Justicia de la UE .
A. Primera etapa. La prohibición del comercio paralelo .
B. Segunda etapa. Alteraciones necesarias para la circulación del producto .
1. La excepción de reenvasado .
2. La excepción de reetiquetado .
3. La sustitución de la marca .
C. Las líneas actuales de evolución de la jurisprudencia TJCE .
1. Las últimas sentencias del TJCE en importaciones paralelas de productos farmacéuticos .
III. La modificación o disminución de las cualidades de los bienes .
A. Concepto de bien según el TJCE .
B. Mejora de calidad .
C. Cambio de características relevantes del bien .
D. Excepciones: el uso de la marca en el mercado y la confusión postventa .
IV. El daño a la reputación de la marca .
A. Reenvasado .
1. La compartimentación artificial del mercado. El acceso efectivo al mercado .
2. La afectación de la condición original del producto .
3. La identificación del reenvasador y de la persona que fabricó el producto .
4. El perjuicio a la reputación de la marca por la presentación del nuevo envase del producto .
5. Notificación previa y entrega de un ejemplar .
B. Reetiquetado .
1. El concepto de reetiquetado y algunas cuestiones previas .
2. La sentencia dictada por el TJCE en el asunto Loendersloot .
a) El supuesto de hecho del asunto Loendersloot .
b) Los argumentos de las partes: las diversas posiciones .
c) El fallo del TJCE .
3. La compartimentación artificial del mercado: redefinición del test de proporcionalidad según el TJCE .
4. Los demás requisitos a cumplimentar en los casos de reenvasado .
C. Remarcado o cambio de marca .
1. La base legal en los casos de remarcado .
2. El caso American Home Products .
a) El supuesto de hecho .
b) La intención de compartimentar artificialmente el mercado en American Home Products .
3. El caso Upjohn SA Danmark v. Paranova A/S .
a) Introducción .
b) Hechos y cuestiones prejudiciales .
c) Planteamiento de los argumentos de las partes .
d) Análisis de las cuestiones formuladas .
e) Conclusión: la sentencia dictada en el caso Upjohn .
4. La necesidad de desviación de los principios establecidos .
5. El concepto de necesidad. ¿Infracción del art. 16 TRIPs? .
6. La importancia de la intención en el futuro .
D. El uso de la marca en publicidad .
1. Las implicaciones del caso Dior .
2. El caso BMW .
a) El planteamiento del problema .
b) La extensión del derecho de exclusiva otorgado al titular de la marca .
c) El uso informativo necesario .
d) El riesgo de asociación .
e) El establecimiento de limitaciones contractuales al uso de la marca con su emblema por los revendedores .
f) Limitaciones al uso de una marca con su emblema que hacen los talleres especializados de reparación .
g) La doctrina sentada en el caso BMW .
E. Otros usos de la marca .
1. El uso de una sola marca para diferentes calidades .
2. Bienes de segunda mano que se venden como si fueran nuevos .
3. Que el producto sea inadecuado para el comercio comunitario .
V. La política de salvaguarda de la competencia .

CAPÍTULO IV.—CONCLUSIONES .

BIBLIOGRAFÍA .

JURISPRUDENCIA CITADA EN EL TEXTO .
Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE .
Jurisprudencia de los países de la órbita del Common law .
Jurisprudencia alemana y austriaca .
Jurisprudencia española .
Otra jurisprudencia .