Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas . 2ª Edición

LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS
Exposición de motivos

TÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
1. PUBLICIDAD Y MARKETING A TRAVÉS DE LA MARCA
2. LA NUEVA TIPOLOGÍA DE MARCAS
3. ACERCAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS AL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
4. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD VS. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS.
5. FUNCIONES DE LA MARCA
6. FUNCIÓN DE INDICACIÓN DEL ORIGEN EMPRESARIAL
a) Función de indicación de origen empresarial y licencia de marca.
b) Función de indicación de origen empresarial y cesión libre de la marca.
c) Función de indicación de origen empresarial y agotamiento territorial del derecho de marca.
d) Función de indicación de origen empresarial y protección frente al error del consumidor.
7. FUNCIÓN DE GARANTÍA O DE CALIDAD
8. FUNCIÓN PUBLICITARIA
a) Marca renombrada
b) El estiramiento de la marca o brand stretching
c) El merchandising
d) El contrato de patrocinio
e) El riesgo de asociación
f) La planificación de los canales de distribución
g) La publicidad recuerdo
h) El cambio de forma de la marca
9. LA PUBLICIDAD INDIRECTA
a) La recognoscibilidad de la actividad publicitaria
b) Admisión de la utilización razonable de marcas coincidentes con otras que encuentran restricciones a la publicidad.
c) La licitud de la publicidad indirecta encuentra el límite infranqueable del fraude de ley.
d) Compatibilidad de la publicidad indirecta con el Derecho comunitario europeo.
10. HACIA UNA NUEVA FUNCIÓN: LA PATRIMONIALIZACIÓN DE LA MARCA.
11. LEGISLACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS
12. LA LEY 17/2001, DE 7 DEDICIEMBRE, DE MARCAS
a) Antecedentes de la Ley de Marcas 17/2001. La reforma de la Ley 32/1988.
b) Iter administrativo del Anteproyecto de Ley de Marcas
c) Estructura de la Ley 17/2001
d) Otras disposiciones
13. MARCO CONVENCIONAL DEL DERECHO DE MARCAS
14. MARCO JURÍDICO COMUNITARIO DEL DERECHO DE MARCAS
15. MARCO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE MARCAS
a) La propiedad industrial en la Constitución
b) Competencia autonómica en propiedad industrial
c) La Sentencia del Tribunal Constitucional de 3-VI-1 999 (STC 103/1999).
Artículo 1.-Ámbito de aplicación
1. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE MARCAS (ART. 1.1 LM)
2. OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN (ART. 1.2 LM)
3. CARÁCTER ÚNICO DEL REGISTRO DE MARCAS (ART. 1.3 LM)
Artículo 2.-Adquisición del derecho
1. INTRODUCCIÓN
2. ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS (ART. 2.1 LM)
3. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE MARCA
a) Adquisición originaria del derecho de marca
b) Adquisición derivativa del derecho de marca
c) Relevancia del uso de la marca no registrada. El status de la marca no registrada bajo el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial y en el período transitorio de la Ley 32/1988, de Marcas..
d) Inadmisibilidad de la prescripción adquisitiva en favor de las marcas usadas.
e) Aplicación de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de los derechos.
f) Ejemplos jurisprudenciales sobre la protección de marcas usadas y no registradas.
g) El status de la marca usada y no registrada bajo el régimen de la Ley 17/2001.
4. LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE EL NOMBRE COMERCIAL (ART. 2.1 LM)
a) El carácter constitutivo versus potestativo del registro del nombre comercial.
b) El registro del nombre comercial otorga a su titular una protección adicional.
c) Opiniones doctrinales
5. MARCA ADQUIRIDA EN FRAUDE DE LOS DERECHOS DE UN TERCERO (ART. 2.2 LM)
a) Supuestos contemplados en el artículo 2.2 LM
b) Plazo de ejercicio de la acción
c) La prescriptibilidad de la acción reivindicatoria en caso de registro de mala fe.
d) Suspensión del procedimiento de inscripción
e) Vías de protección del titular defraudado distintas de la acción reivindicatoria.
f) Tratamiento jurisprudencial de la marca adquirida en fraude de los derechos de un tercero.
6. CONSECUENCIAS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA (ART. 2.3 LM)
Artículo 3.-Legitimación
1. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL (ART. 3.1 LM)
2. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (ART. 3.2 LM)
3 PRINCIPIO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (ART. 3.3 LM)

TÍTULO II
CONCEPTO DE MARCA Y PROHIBICIONES DE REGISTRO
CAPÍTULO 1
CONCEPTO DE MARCA
Artículo 4.-Concepto de marca
1. CONCEPTO DE MARCA (ART. 4.1 LM)
a) Titularidad de la marca: persona versus empresa
b) Carácter distintivo de la marca
c) Susceptibilidad de representación gráfica de la marca
2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
3. EJEMPLOS DE MARCAS ESTABLECIDOS EN LA LEY (ART. 4.2 LM)
4. CLASIFICACIONES DE LAS MARCAS
a) Clases de marcas en cuanto a las características del signo
b) Clases de marcas en cuanto a la vía seguida para su concesión
c) Clases de marcas en cuanto al objeto distinguido
d) Clases de marcas en cuanto al origen empresarial
5. MARCAS ATÍPICAS: OLFATIVA, DE COLOR, ESLOGAN
6. LA MARCA OLFATIVA
7. LA MARCA DE COLORES
a) Límites del registro del color por sí solo
b) Reivindicación y descripción de los colores
c) La admisibilidad del registro de colores en otros Ordenamientos
8. LA MARCA ESLOGAN
a) Concepto
b) Marca eslogan en la OEPM
c) Ejemplos de marca eslogan en la jurisprudencia española.
d) Marca eslogan en lengua extranjera
e) Ejemplos de marca eslogan en la OAMI
f) Otras vías de protección de la marca eslogan
9. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL.
a) Genericidad de las marcas tridimensionales
b) Valor intrínseco de la forma en la marca tridimensional.
c) Marcas tridimensionales que consisten enforinas que han devenido usuales.
d) La marca tridimensional en la OAMI
e) La marca tridemensional en el Derecho comparado.
f) Las marcas tridimensionales no registradas. Protección a través de la Ley de Competencia Desleal.
10. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS MARCAS DERIVADAS Y PSEUDODERIVADAS.
a) La marca derivada. Concepto
b) Requisitos de la marca derivada
c) Procedimiento de concesión de la marca derivada
d) Régimen jurídico de la marca derivada
e) Marcas pseudoderivadas. Concepto y requisitos de protección.
f) Perspectivas de Derecho comparado
CAPÍTULO II
PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Artículo 5.-Prohibiciones absolutas
1. PROHIBICIONES DE REGISTRO Y NULIDAD DE MARCA
2. ENUMERACIÓN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS (ART. 5.1 LM)
3. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR INFRACCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE MARCA [ART. 5.1.a) LM]
4. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR CARENCIA DE CARÁCTER DISTINTIVO [ART. 5.1.b) LM]
5. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE SIGNOS DESCRIPTIVOS [ART. 5.1.c) LM]
a) Clases de marcas genéricas y descriptivas
b) Denominaciones genéricas y denominaciones descriptivas.
c) Denominaciones genéricas en lenguas extranjeras y en las lenguas españolas distintas del castellano.
d) Marcas sugestivas
e) Existencia de signos evocativos que no deben ser monopolizados.
f) Práctica registral de protección de marcas descriptivas o sugestivas.
g) Ámbito de protección de las marcas mixtas o complejas que contengan algn elemento genérico o descriptivo.
h) Ámbito deprotección de las marcas descriptivas, genéricas o sugestivas.
i) Sectores de protección de las marcas sugestivas
j) Criterios de la OAMI respecto de la genericidad y descriptividad de marcas.
6. MARCAS GEOGRÁFICAS
a) Supuestos de marcas geográficas
b) Colisión de marcas geográficas con denominaciones de origen.
7. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE SIGNOS CONSTITUIDOS POR INDICACIONES HABITUALES PARA DESIGNAR PRODUCTOS O SERVICIOS [ART. 5.1.d) LM]
8. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE LOS SIGNOS QUE CONSISTAN EN FORMAS DOTADAS DE VALOR INTRÍNSECO [ART. 5.1.e) LM]
a) Formas con función estética
b) Registro de punzones oficiales de contraste
9. PROHIBICIÓN ABSOLUTA POR CONTRARIEDAD A LA LEY Y AL ORDEN PÚBLICO [ART.5.1.f) LM]
a) Marcas obscenas
b) Marcas que contienen símbolos religiosos
c) Marcas contrarias al orden político o democrático
d) Marcas contrarias a la dignidad de la infancia o de la mujer
e) Orden público en el CUP
10. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE SIGNOS ENGAÑOSOS [ART. 5.1.g) LM]
a) Concepto de signo engañoso
b) Error sobre la naturaleza, la calidad o características del producto o servicio.
c) Marcas engañosas en el sector sanitario
d) Error sobre la procedencia geográfica
e) Error sobre las características de la empresa de la que proceden los productos o servicios.
f) Regulación de la publicidad engañosa
g) Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998 (caso PUMA)
11. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE MARCAS DE VINO Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS QUE CONTENGAN INDICACIONES GEOGRÁFICAS INCIERTAS (ART. 5.1.h)
a) ungen de la prohibicion absoluta
b) Alcance de la prohibición absoluta de registro
c) Colisión de marca española con indicación de procedencia geográfica extranjera
d) Coordinación de la prohibición especfica de registro de indicaciones de procedencia geográfica de vinos y bebidas espirituosas con las prohibiciones de registro de denominaciones geográficas descriptivas y engañosas.
12. PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRO DE MARCAS QUE INCORPOREN SIGNOS OFICIALES [ART. 5.1.i), j) y k) LM]
a) La letra i) del artículo 5.1 LM (símbolos oficiales españoles)
b) La letra j) del artículo 5.1 LM (signos del art. 6 ter CUP)
c) La letra k) del artículo 5.1 LM (otros signos de interés público)
13. PROTECCIÓN TELLE QUELLE
14. INAPLICACIÓN DE LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE LAS LETRAS b), c) y d), APARTADO 1, EN LOS CASOS DE DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA (ART. 5.2 LM)
15. REGISTRO DE SIGNOS COMPLEJOS QUE COMBINAN ELEMENTOS GENÉRICOS (ART. 5.3 LM)
CAPÍTULO III
PROHIBICIONES RELATIVAS
Artículo 6.-Marcas anteriores
1. INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO III (PROHIBICIONES RELATIVAS)
2. COLISIÓN DE LA MARCA SOLICITADA CON MARCAS ANTERIORES (ART. 6.1 LM). MARCAS IDÉNTICAS PARA PRODUCTOS O SERVICIOS IDÉNTICOS [ART. 6.1. a) LM]
3. COLISIÓN CON MARCAS ANTERIORES [ART. 6.1.b) LM]
a) Semejanza de los signos
b) Semejanza de productos o servicios. Aplicación del principio de especialidad.
c) Evaluación del criterio del consumidor
4. EL RIESGO DE CONFUSIÓN
5. EL RIESGO DE ASOCIACIÓN
a) Interpretación extensiva del riesgo de asociación
b) Interpretación restrictiva del riesgo de asociación
c) Extensión del riesgo de asociación
6. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS.
a) Principio de especialidad
b) Regla de los actos propios
c) Comparación de marcas de acuerdo con una primera impresión.
d) Comparación de marcas apoyada en una visión de conjunto de los distintivos.
e) Prevalencia de los elementos denominativos sobre los gráficos.
f) El consumidor medio como referencia para determinar la compatibilidad de marcas.
g) Criterios de comparación fonética de marcas.
h) Exclusión de los elementos genéricos en la comparación.
i) El parecido conceptual de las marcas enfrentadas.
j) La distintividad de la marca prioritaria.
k) Calificación del concepto riesgo de confusión como cuestión de hecho.
l) La titularidad de signos prioritarios justifica la concesión.
m) Añadir un elemento (gráfico o denominativo) a una marca prioritaria ajena no evita la confusión con ésta.
n) Reglas sobre compatibilidad de marcas compuestas por varios elementos (marcas complejas)
o) Los canales de distribución de los productos distinguidos por las marcas enfrentadas.
7. COMPATIBILIDAD DE MARCAS EN LA OAMI
8. REGLAS ESPECIALES SOBRE LA CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS.
9. AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE SIGNOS DISTINTIVOS O DE OTROS DERECHOS PRIORITARIOS.
10. CONCEPTO DE MARCAS ANTERIORES (ART. 6.2 LM)
a) Las marcas registradas (españolas, internacionales con efectos en España y comunitarias)
b) Las marcas comunitarias registradas que reivindiquen la antigüedad de una española o de una internacional con efectos en España.
c) Las solicitudes de marcas a que hacen referencia las contempladas en los apartados a) y b) siempre que lleguen a registra rse.
d) Marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis CUP
11. CONFLICTO CON SIGNOS ANTERIORES SUJETOS A CADUCIDAD.
Artículo 7.-Nombre comerciales anteriores
1. PROHIBICIÓN RELATIVA CONSISTENTE EN NOMBRES COMERCIALES SOLICITADOS O REGISTRADOS (ART. 7.1 LM)
2. NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES (ART. 7.2 LM)
Artículo 8.-Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.
1. INTRODUCCIÓN: LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS NOTORIOS Y RENOMBRADOS EN LA LEY 17/2001
2. SIGNOS REGISTRADOS NOTORIOS Y RENOMBRADOS COMO PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO (ART. 8.1 LM)
a) Introducción
b) Prohibición relativa por colisión con marca notoria o renombrada registrada.
3. CONCEPTO DE MARCA NOTORIA Y EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN (ART. 8.2 LM)
a) introducción
b) Marca notoria no registrada
c) Concepto de notoriedad
d) Uso de la marca notoria en España (para la marca notoria no registrada)
e) Falta de registro de la marca en España (para la marca notoria no registrada)
f) El derogado requisito de la presentación de la solicitud de registro de la marca notoria ante la OEPM (Ley 32/1988), para la marca notoria no registrada.
g) Comparación del régimen de la marca notoria no registrada en el CUP y en las Leyes 32/1988 y 17/2001, de Marcas. h) Marca notoria registrada
4. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA LEY DE MARCAS.
a) Normas de la Ley 32/1988 que apoyaban la protección de la marca renombrada.
b) Normas de la Ley 32/1988 que obviaban la protección de la marca renombrada.
c) La incardínación de la protección de la marca renombrada en el Derecho de marcas efectuada por la Ley 17/2001.
d) Tratamiento jurisprudencial de la marca renombrada.
5. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA (ART. 8.3 LM)
a) Interpretación del artículo 8.3 LM
b) Protección de la marca renombrada comunitaria
6. DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES ANTERIORES (ART. 8.4 LM)
Artículo 9.-Otros derechos anteriores
1. INTRODUCCIÓN: PROHIBICIÓN RELATIVA DE REGISTRO POR COLISIÓN CON DERECHOS ANTERIORES QUE NO SON SIGNOS DISTINTIVOS.
2. PROHIBICIÓN RELATIVA POR CONFLICTO CON UN DERECHO DE LA PERSONALIDAD [ART.9.1.a) y 9.1.b) LM]
3. PRÁCTICA DE LA OEPM
a) Solicitud por una persona física
b) Solicitud por una persona jurídica
c) Ejemplos de marcas que incorporan un derecho de la personalidad
4. LA EXPLOTACIÓN DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD A TRAVÉS DEL REGISTRO DE MARCA: EL REGISTRO
COMO MARCA DE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD DE PERSONAS FALLECIDAS; EL REGISTRO COMO MARCA DE NOMBRES FAMILIARES; EL REGISTRO COMO MARCA DEL NOMBRE DE SOCIOS; EL REGISTRO DE NOMBRES FICTICIOS.
a) El registro como marca de los derechos de la personalidad del fallecido.
b) El registro como marca de nombres familiares.
c) El registro como marca del nombre del socio por parte de la sociedad.
d) El registro como marca de nombres ficticios.
5. LA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR EL DERECHO DE LA PERSONALIDAD COMO MARCA.
6. CONSIDERACIÓN PARTICULAR DE LA MARCA NOBILIARIA.